标准必要专利价值几何?
发布时间:2017/3/31 10:03:10来源:中国知识产权报/国家知识产权战略网分享到

  910万元!近日,北京知识产权法院对西安西电捷通无线网络通信股份有限公司(下称西电捷通)诉索尼移动通信产品(中国)有限公司(下称索尼中国)侵犯发明专利权案作出一审判决,认定索尼中国侵犯了西电捷通无线局域网鉴别与保密基础结构(WAPI)标准必要专利权,须立即停止侵权行为,并赔偿910万元。

  核心专利引发纠纷

  能够将世界连在一起的无线局域网,在现代生活中的重要作用不言而喻。我国的WAPI标准和美国Wi-Fi标准是全球仅有的两个无线局域网安全技术标准。

  2002年11月,西电捷通就WAPI中的一项核心技术“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法”提交了发明专利申请(专利申请号:02139508.X)。2003年,WAPI标准制定完成,西电捷通的相关技术被芯片厂商、运营商、终端设备制造商等广泛应用。2005年3月,该专利申请获得授权,同年获得中国专利金奖。据了解,该专利申请目前已经在中国、美国、日本等12个国家获得授权。

  2015年7月初,因认为索尼中国生产销售的多款手机产品侵犯其“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法”发明专利权,西电捷通向北京知识产权法院提起诉讼,请求法院判令索尼中国立即停止侵权,并赔偿其经济损失3288万余元及合理支出47万余元。

  索尼中国随即针对涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会(下称专利复审委员会)提出无效宣告请求。专利复审委员会经审理后,于2016年2月17日作出第28356号专利无效宣告请求审查决定,维持该专利权有效。

  法院判决构成侵权

  西电捷通诉称,索尼中国生产并销售的L39h、XM50t、S39h等35款手机实施了涉案专利部分权利要求的技术方案,并在其生产研发活动中普遍使用。自2009年起,索尼中国拒绝就使用涉案专利问题与西电捷通进行实质性磋商,恶意拖延并拒绝支付相关费用。西电捷通认为,索尼中国主观恶意明显,应当承担停止侵权、赔偿损失等相应的法律责任。

  索尼中国则认为其并不存在侵权行为,请求法院驳回西电捷通的全部诉讼请求。

  北京知识产权法院经审理认为,索尼中国生产、销售的涉案35款手机均执行的是WAPI标准,由于涉案专利是标准必要专利,因此,涉案手机在设计研发、生产制造、出厂检测等过程中均实施了涉案专利,侵犯了西电捷通的专利权。

  关于索尼中国主张其检测设备是合法购买,该专利权已权利用尽,不构成侵权的问题,北京知识产权法院认为,在我国现行法律框架下,方法专利的权利用尽仅适用于 “制造方法专利”,单纯的“使用方法专利”不存在权利用尽的问题。此案中,涉案专利为使用方法专利,西电捷通销售检测设备的行为并不会导致其权利用尽。

  关于涉案专利作为标准必要专利对侵权判定有无影响,北京知识产权法院认为,专利侵权的构成要件并不会因为涉案专利是否为标准必要专利而改变。虽然西电捷通的确曾作出过“愿意与任何将使用该标准专利权的申请者在合理的无歧视的期限和条件下协商专利授权许可”的声明,即FRAND许可声明,但是该承诺不代表其已经作出了许可,不能据此认定双方已达成了专利许可合同。

  对于被告的民事责任承担问题,北京知识产权法院认为,由于该案涉及的是标准必要专利,需要考虑双方在专利许可协商过程中的过错。此案中,双方当事人迟迟未能进入正式的专利许可谈判程序,过错在专利实施方,在此基础上,西电捷通请求判令其停止侵权具有事实和法律依据。

  关于赔偿数额的确定,由于双方当事人均未提交相关损失或获利的证据,北京知识产权法院认为,考虑到涉案专利为无线局域网安全领域的基础发明、获得过相关科技奖项、被纳入国家标准以及索尼中国在双方协商过程中的过错等因素,支持西电捷通提出的“以许可费的3倍确定赔偿数额”主张。

  据此,北京知识产权法院对该案作出一审判决,判令索尼中国立即停止侵权行为,赔偿西电捷通经济损失910万元。

  热点判决备受关注

  该案的一审判决作出后,受到了极大关注。

  持续关注此案的中国专利保护协会维权部主任隋欣在接受本报记者采访时表示,该案涉及知识产权诉讼领域的众多前沿问题和热点问题。首先,该案的判决结果充分体现了标准必要专利在维护创新主体知识产权成果中的重要性。此案中,原告阐述了其技术涉及国家标准的事实,法院在此基础上,考虑FRAND许可声明的适用问题,进行了合理推定,认定了被告存在直接侵权行为,降低了原告的举证难度。其次,这次判决明确了对于“权利用尽”原则的适用问题,即单纯的使用方法专利不适用“权利用尽”原则。这种解释契合当下国家侧重于保护创新主体的专利权益的政策,彰显了北京知识产权法院加大知识产权司法保护力度的决心。而且,这也对广大创新主体和知识产权从业者保护方法类技术方案具有借鉴意义。

  隋欣认为,该案还有一些特别值得关注的地方,比如,法院在确定赔偿额时,把涉案专利的获奖情况纳入考虑范围,这有助于激励发明人创新热情,提高我国专利质量,实现从大向强、从多向优的转变。

  “该判决是国内首例针对通信领域的标准必要专利侵权诉讼作出侵权认定并给予禁令救济的重要案例,判决结果及其所体现的裁判标准,将对于完善标准必要专利的诉讼制度、平衡专利权人与标准实施者之间的利益和促进通信行业的健康发展具有重要意义。” 北京联德律师事务所资深合伙人蒋洪义在接受本报记者采访时表示,西电捷通案件作为首例给予禁令救济的标准必要专利诉讼案件,明确了专利权人获得禁令救济的基本条件以及认定双方在FRAND谈判中过错程度的标准,对于完善标准必要专利诉讼制度具有重要意义。(本报记者  祝文明)

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