浅谈美国继续申请制度
发布时间:2017/6/14 9:55:11来源:中国知识产权报/国家知识产权战略网分享到

  美国继续申请(Continuation Application)和部分继续申请(Continuation-in-Part Application)及分案申请(Divisional Application)共同构成美国的后续申请(Continuing Application)制度。其中,继续申请制度在美国运行了近200年,对美国的专利保护产生了深刻的影响。

  制度受欢迎

  继续申请的概念最早可以追溯到19世纪的Godfrey v. Eames 案,在该案中,法院认为如果申请人在原始申请处于未决状态时,又提交了一份新申请,那么这份新的请求书将会被认为构成原始申请后的一份继续申请,该继续申请与原始申请在法律意义上属于同一份申请。此后,该案中涉及的继续申请的内容被编入1852年美国专利法的第120条。

  笔者认为,继续申请之所以获得美国绝大多数发明人的拥护,原因在于该制度能够保护发明人的利益,发明人可以通过提出继续申请,在原始申请公开的材料的基础上修改和增加权利要求项,精确权利要求的保护范围。此外,申请人提交一份专利申请,通常只有两次对审查意见书进行答复的机会,若两次之后还无法与审查员达成一致,那么申请人只有选择放弃专利申请或者提出上诉。而通过提交继续申请,申请人可以获得与审查员更多的沟通机会。

  运用较灵活

  美国专利法第120条确定了一件有效的继续申请必须满足的条件:1.明确指出原始申请,即继续申请不能单独存在,必须依赖于原始申请存在;2.在原始申请被授权、放弃或者终止前提出,即原始申请处于未决状态,也就是说原始专利申请程序没有终结;3.至少一名发明人包含在原始申请中,此处的“发明人”是指对要求保护的权利要求涉及的发明创造作出实质性贡献的人;4.原始申请应当是非临时申请;5.由与原始申请相同的说明书组成,继续申请中没有加入新的主题,若加入新的主题,申请人可以提出“部分继续申请”。此外,继续申请也应当缴纳足额的申请费。

  继续申请享有有效原始申请的申请日,且继续申请可以被“无限链接”,即只要继续申请链中有一件申请还处于未决状态,则均可以将该申请作为原始申请要求继续申请。例如,申请人在2010年3月3日提交了一份关于色素提取方法的专利申请(该申请一般被称为“父系”申请案),在2011年2月2日提交了一份继续申请A,那么,继续申请A享有“父系”申请的申请日,在2012年1月1日提交了一份申请B,若此时“父系”申请案及继续申请A都处于未决的状态,则B既可以作为“父系”申请案的继续申请(“父系”申请案也可被称为原始申请),也可以作为原始申请A(相对于继续申请B来说,A为B的原始申请)的继续申请,可见原始申请包括但不限于“父系”申请案。一般来说,继续申请请求保护的技术方案应该得到“父系”申请案公开内容的支持,公开内容包括说明书、权利要求书和附图。其权利要求可以是不曾出现在“父系”申请案权利要求书中的内容,而仅仅被说明书所记载,这并不妨碍“父系”申请案对继续申请的支持。值得注意的是,继续申请的专利保护期限起算日为“父系”申请的申请日,即该继续申请的权利保护期限实际是缩短的。

  实践中,发明人提交原始专利申请后,有时为了加入对发明作出的改进,希望在继续申请案中加入原始申请中没有公开的新主题。对此,美国专利商标局允许申请人提交部分继续申请。在部分继续申请中,可以加入原始申请中没有公开的新主题,在后增加的新主题的权利保护期限依旧从“父系”申请案的申请日计算。

  需要注意的是,继续申请必须在收到最终驳回后的3个月内提出,这是由最终驳回答复期限(3个月)决定的,缴费后可延期至6个月。通常情况下,申请人会在专利案件申请期间提起继续申请。继续申请程序与非临时申请的程序相似。申请人需要提交说明书、权利要求书、附图、信息公开声明、申请的声明并签字。说明书开头部分需要注明原始申请的申请号,还应当对修改的权利要求进行编号。继续申请获准时,继续申请案会获得一个不同于原始申请的申请号,申请人可以在继续申请的基础上再次提出继续申请,但就目前司法实践来看,重复继续申请次数一般不超过两次。(李旭颖)

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